Civile

Nota a Trib. Venezia - sez. spec. in materia di impresa, ord. 27.11.2020, RG 6071/2020, Cortese-Peruzzo c. Fondazione Arena di Verona.

Sommario: 1. Fatti sostanziali e processuali. - 2. La descrittività del segno e la sua validità. - 3. Il secondary meaning. - 4. Utilizzo non come marchio, bensì come titolo, da parte dei ricorrenti. - 5. Utilizzo non come marchio, bensì come titolo, da parte della fondazione resistente - 6. L’esclusiva di marchio in relazione agli usi non distintivi da parte del terzo. – 7. le funzioni protette e la fattispecie della c.d. doppia identita’.

1. Fatti sostanziali e processuali.

Il Tribunale di Venezia esamina i profili giuridici del marchio denominativo <opera in love>.

Il marchio era stato rilasciato nel 2014 per la classe 41 dell'accordo di Nizza (Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities).

Secondo i titolari (cantanti lirici professionisti), la Fondazione Arena di Verona, <<attraverso il proprio sito web www.arena.it, nonché attraverso compagna di marketing, avrebbe organizzato e pubblicizzato, per la stagione estiva 2020, l’esecuzione di uno spettacolo lirico denominato “Opera in Love”>>.

Essi avevano quindi agito nell'estate 2020 in sede cautelare, chiedendo <<di inibire a Fondazione Arena di Verona qualsivoglia uso del segno “Opera in Love”, con ordine di ritiro dal mercato di qualsiasi materiale promozionale e pubblicitario recante il segno in contestazione e fissandosi penale dissuasiva con pubblicazione dell’emananda ordinanza.>>

A seguito di ciò, La Fondazione aveva deciso di mutare il titolo dello spettacolo in << “Opera e passione in Arena”, dandone adeguata notizia al pubblico.>>

Tuttavia il giudice ritiene non cessata la materia del contendere, essendo il segno ancora reperibile su internet e non avendo il convenuto riconosciuto il diritto del ricorrente, ed accoglie la domanda cautelare.

Due questioni, fondamentalmente, emergono dal provvedimento: i) validità del segno azionato; ii) qualificazione dell’uso del segno da parte della convenuta

2. La descrittività del segno e la sua validità.

Il giudice esclude la nullità del segno per descrittività ex art. 13 comma 1 lettera B c.p.i. (per vero, disposizione che nemmeno menziona): ne riconosce sì la debolezza, ma –sorprendentemente- non al punto da ravvisare nullità.

Il passaggio specifico è il seguente: <<E’ indubbio che “Opera in Love” abbia un qualche attinenza al servizio contrassegnato, evidenziando il termine “Opera”, per il pubblico di riferimento, proprio il canto lirico ed il termine inglese “Love”, di comune conoscenza anche per il pubblico italiano, lo sfondo passionale ed amoroso proprio del melodramma (in tal senso è significativo che il segno è accostato dai ricorrenti nelle documentate diverse iniziative dai medesimi assunte ai nomi di Giulietta e Romeo e alla nota opera di Shakespeare). Tuttavia, deve evidenziarsi che l’attinenza appena considerata non assume valenza descrittiva di quanto contrassegnato, quali sono gli spettacoli dei ricorrenti costituiti da raccolte più brani lirici a sfondo amoroso e tratti dalla tradizione operistica, ma al più valenza evocativa del genere di spettacolo offerto dai ricorrenti, evocatività che può attribuire al segno medesimo valenza di marchio non particolarmente forte ovvero debole, ma non per questo sfornito di tutela.>>.

Il giudizio suscita perplessità.

Se è vero che l’attività dei ricorrenti consiste nell’organizzare <<spettacoli … costituiti da raccolte più brani lirici a sfondo amoroso e tratti dalla tradizione operistica>, non si vede come ci si possa limitare a giudicare debole, ma valido, un segno denominativo quale quello sub iudice. Esso infatti richiama due concetti (musica operistica e temi amorosi), che sono esattamente ciò che caratterizza i servizi artistici offerti dai titolari del marchio.

Nel caso specifico, dunque, è integrato anche l'avverbio <esclusivamente>, presente nella disposizione sopra citata, nella prassi spesso messo da parte: come detto, infatti, la denominazione scelta come segno distintivo consiste esclusivamente in termini richiamanti caratteristiche del servizio offerto (e marcato).

Altro giudice di merito in altra fattispecie concreta aveva deciso così sulla debolezza del segno: <<La validità di un marchio debole presuppone che l’elemento descrittivo sia accompagnato da una qualche differenziazione, che può essere costituita da aggiunte di prefissi o suffissi, nonché da particolari distorsioni o combinazioni delle parole, che gli attribuiscano una propria individualità distinta da quella delle singole locuzioni che lo compongono. (Nella fattispecie, il tribunale ha inibito in via cautelare alla società convenuta l’utilizzo, a qualsiasi titolo, dei segni “comparafacile.it” e “comparafacileit”, adoperati in settori merceologici identici a quelli per i quali sono stati registrati i marchi della società ricorrente, ritenendo sussistente il rischio di confusione con il marchio debole “Facile.it”, la cui capacità distintiva deriva dalla combinazione dei due elementi “Facile” e “.it”.>> (Trib. roma 15.07.2020, Riv. dir. ind. 2020/4-5, 271 ss.).

Per il giudice di legittimità: <<La componente descrittiva del segno non può, almeno di regola, assumere valenza dominante all'interno del marchio, in quanto è inidonea ad essere percepita dal pubblico, e a imprimersi nella memoria dello stesso, come un elemento munito di propria distintività>> (Cass. 22.05.2021 n. 12.566)

Per la dottrina in tema di marchi deboli, la validità di un marchio descrittivo/espressivo dipende dal fatto che l’elemento descrittivo sia accompagnato da elementi di differenziazione, costituiti da aggiunte di prefissi o suffissi, da distorsioni della parola o da pariticolari combinazioni[2]. E la loro tutela si appunterà su tali elementi differenziatori, non su quelli descrittivi[3].

Nel caso nostro invece non c'è alcun elemento di differenziazione: la valutazione del giudice designato, quindi, lascia alquanto perplessi.

3. Il secondary meaning.

Poco congruo è pure il successivo passaggio motivazionale, laddove afferma la c.d. secondarizzazione del segno.

Il secondary meaning consiste nell'acquisizione di distintività in un secondo momento rispetto alla registrazione, ma prima della domanda di nullità (art. 13 c. 3 cod. propr. ind.).

Si è detto <poco congrua>, perché il secondary meaning è l’accertamento giudiziale della sopravvenuta distintività di un segno che era nullo (per carenza della stessa) al momento del deposito. Il giudice, però, ritenendolo solo debole, lo ritiene perciò stesso valido: altrimenti si sarebbe espresso in termini di nullità.

L'affermazione di secondarizzazione parrebbe allora posta in un rapporto logico di subordinazione a quella di validità (<<utile eventualmente per la secondarizzazione del segno, ove non se ne volesse affermare il carattere distintivo>>). Affermazione però di dubbia utilità , competendo semmai alle parti proporre difese in via gradata: non compete invece al giudice emetterli, dovendo invece egli solamente decidere quale sia la valutazione giuridica del fatto sottopostogli.

I convenuti avevano eccepito che ostava alla secondarizzazione il fatto che il segno fosse stato usato solo in ambito locale per spettacoli tenuti in Verona o comunque nel Veneto. Il giudice replica in senso contrario che <<essi sono stati organizzati e svolti in larghissima parte in periodo estivo in città dalla vocazione certamente turistica e, quindi, tale da attrarre un pubblico non meramente locale interessato agli eventi di tal fatta, ma un pubblico ragionevolmente ben più ampio, non contestando parte convenuta l’asserzione attorea secondo cui detto segno sarebbe stato comunque veicolato in ambito non meramente locale anche in ragione del sito internet recante come nome a dominio proprio il marchio di parti ricorrenti. Inoltre, la diffusione del segno in ambito non meramente locale appare confermata dalle produzioni documentali di parte attrice (doc. n. 21) che attestano, come lo stesso risulti essere stato pubblicizzato anche all’estero mediante il sito www.expoveneto.it.>>.

Non mi pronuncio sulla qualificazione in diritto di questa ricostruzione fattuale. Osservo solo che la deduzione del resistente non parrebbe corretta, in quanto ciò che conta è che il pubblico di riferimento conosca il segno, a prescindere dai luoghi in cui sono stati erogati i servizi marcati (uso locale o meno): anche un uso solo locale può in teoria assurgere a notorietà nazionale.

Il livello di distintività solitamente richiesto per la secondarizzazione, poi, è elevato: <il processo di cui si discute potrà dirsi compiuto ogni qualvolta il pubblico, in un contesto linguistico appropriato, sia in grado di collegare la parola adottata come marchio al prodotto o al servizio di una certa impresa e di percepirle in questa sua nuova funzione>[4] Oppure:: <<il secondari mining dovrebbe peraltro essere accertato con rigore, per evitare indiscriminata monopolizzazione dei segni utili a fini' promozionali>>[5]. Ed inoltre: <<questo processo di riabilitazione Comunque dovrebbe essere conseguenza di una congrua durata di uso esclusivo del segno in connessione con un singolo prodotto, supportate da un ampia pubblicità, e concludersi un vero e proprio aggiungersi, nella percezione del pubblico, di un secondo specifico significato del segno>>[6]. Addirittura secondo un autore <<il titolare del marchio potrà assolvere l'onere della prova che su di lui incombe, solo se dimostri che sia mutata la percezione che il pubblico ha del segno e questa evidenza può soprattutto essere raggiunta attraverso lo strumento delle indagini demoscopiche>[7].

E, aggiungerei, il livello richiesto di distintività è tanto più elevato, quanto più descrittivo era il segno.

Restrittiva è pure la giurisprudenza: <<La ratio di tali disposizioni è data dalla preoccupazione che si crei un diritto di esclusiva su parole, figure o segni che nel linguaggio comune sono collegate o collegabili al tipo merceologico e devono pertanto rimanere patrimonio comune, onde evitare che l'esclusiva sul segno si trasformi in monopolio di fabbricazione; il divieto riguarda i marchi privi di capacità distintiva, costituiti senza alcun apporto inventivo, il cui risultato giuridico si risolve in termini di mancanza di originalità in quanto strutturati su espressioni che sostanzialmente, e nel loro complesso, si limitano a richiamare la qualità merceologica o la funzione produttiva, oppure ancora una caratteristica tecnica del prodotto ( Cass.2405/2015; Cass. n. 967/1999; Cass. n. 1929/1998). La giurisprudenza ha precisato che anche una parola comune può costituire un marchio brevettabile, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva delle qualità del prodotto, ma sia collegata ad esso con un accostamento di pura fantasia che le attribuisca carattere originale ed efficacia individualizzante. Il criterio interpretativo da seguire è però rigoroso, essendo richiesto che le parole di uso comune relative al genere di un prodotto, per costituire oggetto di valido marchio, abbiano subito una modificazione tale da oscurare il loro originale significato linguistico, e siano divenute tali da designare, con forte individuazione, un nuovo prodotto, perché impiegate in senso arbitrario, fantastico, iperbolico, senza alcuna aderenza concettuale con l'oggetto che sono destinate a contraddistinguere (v. Cass. n. 1929/1998 cit.; Cass.11017/1992). (…). Il carattere distintivo deve essere valutato quindi in funzione, da un 77i" lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, L dall'altro, delle aspettative del consumatore medio di quei prodotti e servizi, al quale altrimenti sarebbe impedito di comprendere l'identità di origine del prodotto contrassegnato dal marchio e di distinguerlo senza confusione da quelli di provenienza diversa (Cass.2015 cit.)>> (Cass. 10.300 del 27.04.2018, richiamando CG 29.04.2004, C-456/01 e C-457/01, Henkel c. UAMI).

Si v. poi anche quella europea, ad es. il caso Oberbank AG+2 c. Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV[8].

La posizione restrittiva di dottrina e giurisprudenza è da condividere, poiché -come osserva Sarti- c'è il rischio di una monopolizzazione contraria agli interessi della collettività, interessi che sono alla base del divieto di registrare segni descrittivi.

4. Utilizzo non come marchio, bensì come titolo, da parte dei ricorrenti.

Il resistente aveva anche dedotto il fatto che il segno era stato sì registrato, ma poi utilizzato (dai ricorrenti) non come marchio, bensì come mero titolo dello spettacolo: <Parte convenuta al fine di confutare il carattere distintivo del marchio registrato dei ricorrenti, evidenza come il pubblico di riferimento, in ragione dell’uso che di detto marchio sarebbe stato fatto, sarebbe indotto a ritenere che “Opera in Love” non sia un segno distintivo dell’attività svolta, quanto il titolo dello spettacolo e ciò a conferma della valenza meramente descrittiva del segno stesso>>.

L'allegazione non trova una chiara spiegazione. Intanto era stato azionato- par di capire- il marchio registrato e non un suo utilizzo fattuale: per cui (a meno di invocare la decadenza del primo per non uso) questa deduzione non parrebbe avere molto senso. Poi, il titolo dello spettacolo è pur sempre un segno distintivo[9]: ma allora avrebbe dovuto essere azionata la violazione di concorrenza sleale confusoria, mentre invece nel caso de quo pare sia stata azionata solo la privativa da marchio registrato. Per non dire, infine, che potrebbe in esso anche ravvisarsi (anzi, quasi certamente è) un vero e proprio utilizzo come marchio per lo specifico servizio offerto (v. subito dopo).

5. Utilizzo non come marchio, bensì come titolo, da parte della fondazione resistente

Ma veniamo ora all’ultima eccezione sollevata dai convenuti, la più stimolante sotto il profilo teorico: riprende quella appena sopra ricordata, anche se dal lato soggettivamente opposto. E’ il tema del tipo di uso fatto dalla resistente (cioè dalla Fondazione).

Secondo quest’ultima, anche il proprio uso non era distintivo: il segno infatti sarebbe stato utilizzato <<meramente come titolo dell’evento musicale, appunto costituito da duetti d'amore>>.

Il giudice inquadra la questione nel tema della cosiddetta “contraffazione non confusoria”: cioè, par di capire, nel tema della delimitazione dell'ambito applicativo dell'esclusiva in relazione ad un segno usato ex adverso in funzione non distintiva.

Intanto il giudice sembra accettare la tesi del resistente, secondo cui ci sarebbe trattato di uso come titolo di uno specifico evento (solo per la data 29 settembre 2020 nell'Arena di Verona) e per questo non avrebbe costituito uso al modo di marchio (cioè, se capisco bene, non costituerebbe uso distintivo).

Se così fosse, il ragionamento lascerebbe un po' perplessi e comunque andrebbe approfondito: il titolo creato per uno specifico evento, infatti, parrebbe proprio essere un segno distintivo dell’attività d'impresa dell’organizzatore. Può lasciare perplessi il fatto che sia relativo ad un evento singolo e non ad una serie di eventi, poiché di solito il marchio è riferito a prodotti in serie. Ma la singolarità dell'evento non fa venir meno il carattere distintivo del segno creato per esso.

A parte ciò, e quindi accettando che si tratti di titolo di un evento e che questo non costituisca un marchio (né altro segno con funzione distintiva[10]), andiamo al passaggio successivo. In ogni caso, osserva il giudice, questo utilizzo, pur se non distintivo, rientra nell’esclusiva di marchio. Infatti l’incipit dell'articolo 20 cod. propr. ind. attuale si riferisce bensì al diritto di vietare a terzi di usare il segno <nell'attività economica> e quindi bensì in qualche modo legato a prodotti o servizi, ma non necessariamente in funzione distintiva.

Precisamente così opina il giudice veneziano <<Nel caso di specie, non si può seriamente dubitare che il segno “Opera in Love”, utilizzato da Fondazione Arena di Verona per indicare lo spettacolo di canto lirico, pur volendo ritenere che esso non assurga a segno distintivo dell’evento, ma meramente descrittivo dello stesso, è comunque segno impiegato nell’attività economica dell’ente in relazione alla erogazione del servizio di spettacolo, così come è indubbio che esso segno è percepito come portatore di un messaggio, collegato al tema della serata, che ricomprende integralmente il messaggio di cui è portatore il marchio attoreo>>.

Il ragionamento non è limpido. Inanzitutto il giudice ricorda solo il diverso wording dell’attuale art. 20, dimenticando l’art. 21 c.1 cod. propr. ind.

Inoltre, dicendo che l’art. 20 c.1 fa rientrare nell’esclusiva anche gli usi non distintivi, trascura un elemento testuale in senso contrario e cioè l’art. 20 c.1. lett. c): la disposizione sui marchio rinomato (dopo la riforma introdotta dal d. lgs. 15/2019) è l’unica ad ammettere ciò, per cui è lecito interpretare le altre nel senso che invece non comprendono gli usi del segno “non distintivi”.

Ancora, poco comprensibile è il passo secondo cui <<ciò che occorre perché possa operare la protezione non è, dunque, che l’imitatore faccia uso del segno distintivo, ma semplicemente di un segno e cioè che l’elemento eguale o simile al marchio da tutelare non si apprezzato dal pubblico in sé e per sé, ma venga percepito a sua volta come portatore di un messaggio, ancorché non necessariamente distintivo, e che in questo messaggio sia compreso un richiamo al marchio imitato e, quindi, al messaggio specifico di cui questo è a sua volta portatore>>.

Da un lato, egli non si confronta con le disposizioni di cui all’art. 20 c. 1. cod. propr. ind.; dall’altro richiama in modo un po’ frettoloso la teoria dell’esclusiva di marchio come strumento giuridico per tutelare il messaggio veicolato dal marchio stesso[11].

Da ultimo, il giudice palesa la difficile accettabilità del proprio giudizio di (debolezza ma pur sempre di) validità del segno dei ricorrenti. Dicendo che i resistenti lo usano meramente per descrivere il tipo di spettacolo (<<pur volendo ritenere che esso non assurga a segno distintivo dell’evento, ma meramente descrittivo dello stesso, è comunque segno impiegato nell’attività economica dell’ente in relazione alla erogazione del servizio di spettacolo>>),conferma l’esigenza di evitare monopoli sui segni che mirano solo a descrivere il prodotto o servizio e pertanto pure quella conseguente di lasciarli in pubblico dominio per finalità proconcorrenziali. In altre parole, se questa è la valutazione dell’uso del segno fatto dai resistenti, uguale dovrebbe essere quella dell’uso del segno fatto dai ricorrenti (che parrebbe sostanzialmente uguale, sia nel segno in sè che nelle modalità fattuali del suo uso).

Inspiegabile poi è che il giudice, stante questa osservazione, non abbia valutato i fatti di causa alla luce della disposizione specifica sugli usi descrittivi (l’art. 21.1.c, cod. propr. ind. ).

In conclusione va evidenziato il motivo per cui egli ravvisa periculum in mora. Pur avendo la Fondazione modificato il titolo dei suoi spettacoli, il giudice valorizza la circostanza per cui i) erano ancora in vendita al 30 luglio (2020)[12] biglietti con la denominazione vietata; ii) al 16 novembre 2020 nel sito risultava ancora l'espressione <opera in love>. Inoltre le difese del resistente non riconoscono il diritto attoreo, per cui il giudice non può escludere il pericolo di ripetizione dell'illecito. La soluzione è probabilmente esatta, alla luce degli ultimi due elementi. Lascia perplessi invece l’invocare la circostanza del 30 luglio 2020, quando la pronuncia viene emessa a fine anno (27 novembre 2020).

6. L’esclusiva di marchio in relazione agli usi non distintivi da parte del terzo.

Il complesso tema della delimitazione dell’esclusiva in relazione ad usi di terzi non distintivi è stato indagato recentemente da un pregevole ed analitico lavoro[13] (a cui si può aggiungere la distesa trattazione di Ricolfi nel suo Trattato dei marchi)[14] .

L’articolato ragionamento dell’a. conduce alle seguenti conclusioni.

Gli usi referenziali del marchio altrui (cioè quelli in cui non vi sia confusione: comparazione, soprattutto) sarebbero regolati dall’art. 10.3.f dir. 2015/2436 (che comprende nell’esclusiva di marchio l’uso del segno non confome alla disciplina specifica per la comparzione) e dall’art. 14.1.c dir. 2015/2436 (terza ipotesi di usi leciti, un tempo limitata alla necessità di indicazione della destinazione di un prodotto). Gli usi referenziali sarebbero allora leciti solo se conformi alla clausola generale, posta dall’art. 14.2 dir. 2015/2436 (<<Il paragrafo 1 si applica solo se l'uso fatto dal terzo è conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale>>). In caso di comparazine, questa non viola la privativa di marchio solamente e nella misura in cui ottempera alla disciplina ad hoc, altrimenti costituendone violazione. L’uso referenziale è uguale per tutti i marchi, non essendoci differenza tra rinomati e non rinomati: disapplicando quindi in parte qua il nostro art. 20.1.c cod. propr. ind. che inserisce gli usi non distintivi nella privativa di marchio solo per il caso di rinomanza. Tale ultima disposizione riguarderebbe bensì gli usi distintivi, ma non direttamente di prodotti/servizi, bensì, se ben capisco, dell’attività (ditta, denominazione/ragione sociale, domain name, gruppo Facebook…)[15].

Allo scopo l’a. valorizza soprattutto, se non erro: i) la disposizione sulla pubblicità comparativa, secondo la quale l'esclusiva comprende anche l'uso comparativo (ogni volta che sia) in violazione delle specifiche disposizioni eurounitarie (articolo 10. 3 lettera F) dir. 2015/2436); ii) la disciplina degli identici-identici, che prescinde da confusione e dal tipo di uso da parte del terzo, almeno secondo la giurisprudenza europea[16].

Il lavoro è approfondito e complesso, per cui meriterebbe un'indagine specifica. Qui si può solo fugacemente osservare che suscita perplessità sul punto specifico citato, visto che l’allargamento dell’esclusiva agli usi non distintivi (art. 10 § 6 dir. 2015/2436, cit.) è facoltativo anziché obbligatoria, per cui fuoriesce dall’ambito dell’armonizzazione europea[17]. Da tale disposizione si dovrebbe trarre quindi conferma che la dir. 2015/2436 non include nell’esclusiva gli usi non distintivi altrui: altrimenti il § 6 sarebbe inutile. Si v. il cons. 18: <<È opportuno prevedere che la contraffazione di un marchio d'impresa possa essere dichiarata soltanto se si accerta che il marchio o segno in questione è utilizzato nel commercio per contraddistinguere i prodotti o i servizi. È opportuno che l'uso del segno per motivi diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi sia soggetto alle disposizioni del diritto nazionale>>[18]. Lo aveva affermato claris verbis la C.G. nel caso Robelco[19] e indiretta conferma può trovarsi probabilmente pure nel regolamento: il quale non prevede una fattispecie corrispondente a quella permessa dall’art. 10. 6 dir. 2015/2436, ma solo una corrispondente a quella posta dall’art. 10.2 dir. 2015/2436[20]. Altra conferma infine può trovarsi nello Study on the overall functioning of the European Trade Mark System preparato dal Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law per la Commissione UE, 3.4.2013, il quale suggeriva di rendere obbligatoria nella direttiva e di introdurre nel regolamento la predetta regola: ciò che però non è avvenuto[21], per cui l’idea può dirsi consapevolmente rigettata.

La tesi, poi, suscita perplessità anche per un’altra ragione.

La disposizione sulla pubblicità comparativa (art. 10.3.f), dir. 2015/2436) è preceduta da un incipit significativo, che pare trascurato dall’a.[22]. Ivi si legge che il diritto di marchio può bensì’ vietare l'uso comparativo in difformità dalla disciplina specifica, ma pur sempre <a norma del paragrafo 2>: cioè solo nei limiti in cui lo consente la disciplina dei tre tipi di conflitto posta dal precedente § 2[23].

Il che significa che non tutti gli usi comparativi, in violazione della disciplina ad hoc, costituiscono violazione di marchio, ma solo nella misura in cui lo permettono le citt. disposizioni poste dal § 2[24]. In altre parole, la menzione nell’art. 10.3.f) dell’uso irregolarmente comparativo (id est irrispettoso della disciplina ad hoc) del marchio altrui costituisce solamente un esempio[25] di possibile violazione della disciplina posta dal precedente § 2: per cui è illecita solo alle condizioni ivi poste[26]. La violazione della disciplina specifica della comparazione, di per sé sola, potrà semmai generare gli effetti sanzionatori previsti dalla stessa (art. 8 d. lgs. 145/2007, art. 5 , dir. 2006/114): ma non costituisce automaticamente (ipso iure) violazione di marchio.

In tale senso sostanzialmente, anche se non esplicitamente, è la C.G. in L’Oreal, che pare abbia fatto da battistrada storico nella posizione della regola poi formalizzata nell’art .10.3.f dir. 2015/2436: <<il titolare di un marchio registrato è legittimato a esigere che sia vietato l’uso da parte di un terzo, in una pubblicità comparativa ris5petto alla quale non ricorrono tutte le condizioni di liceità enunciate all’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450, di un segno identico a detto marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio in parola è stato registrato, anche quando siffatto uso non sia idoneo a compromettere la funzione essenziale del marchio, consistente nell’indicare l’origine dei prodotti o servizi, purché tale uso arrechi pregiudizio o possa arrecare pregiudizio ad una delle altre funzioni del marchio>>[27]. Dunque la violazione delle regole sulla comparazione è violazione di marchio non di per sé (automaticamente), ma solo se pregiudica le funzioni protette: affermazione che da un lato è ovvia e, dall’altro, va precisata nel senso che tali funzioni protette (dalla legge) non costituiscono un qualche tipo di a priori, ma vanno desunte dalla normativa e dunque in primis dalle disposizioni sui diritti conferiti (art. 5 §§ 1-2 per la dir. 89/104 e dall’art. 10 § 1-3 per la dir. 2015/2436)[28].

In breve, la disposizione europea cit. (art. 10.3.f, dir. 2015/2436) pare poco utile: anche senza di essa, l’uso comparativo non confusorio, laddove e nella misura in cui sia riconducibile ad una delle fattispecie astratte relative ai tre tipi di conflitto, sottostarebbe alle relative discipline. In ogni caso (cioè anche non concordando su ciò), la sua mancata previsione esplicita nel nostro art. 20.2 cod. propr. ind., allora, non pare aver violato la dir. 2015/2436 in parte qua.

Detto ciò, si è solo fatto un primo passo, dovendosi poi inquadrare correttamente l’uso comparativo e/o referenziale nella disciplina dei tre tipi di conflitto, scritta per un uso distintivo da parte del terzo. Farò solo qualche cenno, meritando il tema ben maggiore approfondimento[29].

Per la C.G., la qualifica di “assoluta” offerta dalla regola sul primo tipo di conflitto (c.d. “identici-identici” o della “doppia identità”)[30] va <<contestualizzato [-a] (…), rilevando che, per quanto importante essa possa essere, la protezione offerta dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/104 mira solo a consentire al titolare del marchio di tutelare i propri interessi specifici in quanto titolare di quest’ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni. La Corte ne ha dedotto che l’esercizio del diritto esclusivo conferito dal marchio deve essere riservato ai casi in cui l’uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio (sentenza Interflora e Interflora British Unit, cit., punto 37)>>[31]. Ebbene, non c’è alcuna contestualizzazione (per non dire che il verbo è usato impropriametne): come appena sopra osservato, intenderla come <subordinata alla lesione delle funzioni protette>, da un lato, è ovvio e, dall’altro, è tautologico o immotivato, non dicendo quali siano e/o soprattutto in base a quali disposizioni.

Si tratta allora di vedere quali siano questa <funzioni protette>.

7. le funzioni protette e la fattispecie della c.d. doppia identita’.

Si può sostanzialmente concordare con quanto dichiarato all’inizio di una pregevole trattazione del diritto europeo dei marchi[32], ove sono preannunciate le due linee guida della trattazione stessa[33]: <<1.02 From those basic and, in principle, commonly agreed features of trade mark law result two basic propositions that form a recurrent theme in this book. First, the positive effects of trade marks on efficient competition will only result with reasonable certainty if the protection, in regards of acquisition and scope, remains limited to preserving to the proprietor the fruits of her investment in the quality and attractiveness of the goods or services offered, that is, the goodwill gained through actual marketing activities. Competitive advantages resulting from the sign as such, that is, irrespective of the market performance of the goods or services thus designated, should not be accorded to the proprietor. 1.03 Second, the fact that the basic purpose of trade mark law is not to protect the achievement implied in the mark as such, but only seeks to channel demand resulting from a product’s or service’s market success to the person or company offering it, explains why trade mark protection, unlike patent, copyright, or design law is not oriented towards objects, but towards functions, concerning first and foremost the function of identifying and guaranteeing the genuineness of commercial origin>>.

La ricostruzione teorica, però, segue le (rectius, dipende dalle) disposizioni di diritto positivo, per cui è necessario soffermarsi su queste ultime.

Nella causa L’Oreal la C.G. afferma che nel conflitto identici/identici non serve il rischio di confusione (§ 58-59) . Il che è esatto, risultando in modo piano dal confronto tra il tenore delle disposizioni sui primi due tipi di conflitto (identici/idnetici e rischio di confusione/associazione). Ma nulla dice sulla necessità o meno che si tratti pur sempre di uso del segno in funzione distintiva e dunque sulla possibilità che l’esclusiva comprenda pure usi non distintivi referenziali[34]) da parte del terzo[35]: ciò che costituisce il vero problema interpretativo (v. subito sotto).

La C.G. in L’Oreal ai §§ 59 segg. porta due argomenti testuali, a favore dell’applicazione del primo tipo di conflitto alle tabelle di concordanza per profumi, in cui dovrebbe mancare ogni rischio di confusione: i) il cons. 10 della dir. 1989/104, secondo cui la relativa disciplina offre una tutela assoluta[36]; ii) la differenza disciplinare col secondo tipo di conflitto.

Argomenti che però hanno scarso pregio.

Quanto ad i), l’interpretazione è opposta, dato che si riferisce proprio alla tutela assoluta della funzione di origine e dunque l’assolutezza significa “non necessità del rischio di confusione”[37]. Quanto ad ii) , la differenza col secondo tipo di conflitto riguarda ancora una volta il rischio di confusione e cioè la funzione di origine, nulla dicendo circa gli usi non distintivi. Pertanto è incoerente dedurre solo da ciò (v. il § 62) l’invocabilità del primo tipo di conflitto in assenza di rischio di confusione[38].

Nella lite L’Oreal è interessante leggere la sentenza successiva alla decisione della C.G., emessa dal giudice inglese che aveva sollevato la questione pregiudiziale. Egli si dichiara a malincuore obbligato a seguirla, con parole che vale la pena di qui riportare: <<8. My own strong predilection, free from the opinion of the ECJ, would be to hold that trade mark law did not prevent traders from making honest statements about their products where those products are themselves lawful. 9. I have a number of reasons for that predilection. First and most generally is that I am in favour of free speech – and most particularly where someone wishes to tell the truth. There is no good reason to dilute the predilection in cases where the speaker's motive for telling the truth is his own commercial gain. Truth in the market place matters – even if it does not attract quite the strong emotions as the right of a journalist or politician to speak the truth. (…) 12. Any such scrutiny should consider not only the right of the speaker but also of his hearer. For the right of free speech extends not only to those who wish to tell the truth, but also those who would wish to hear it – the words are "receive and impart." In terms of the market place the hearer's right to receive information translates into the right of the consumer to make an informed choice about products on the market. (…) 15. Moreover there is no harm to the trade mark owner – other than possibly a "harm" which, to be fair, L'Oréal has never asserted. That "harm" would be letting the truth out – that it is possible to produce cheap perfumes which smell somewhat like a famous original. 16. My second reason is more specific. It is about freedom to trade – indeed, potentially in other cases, to compete honestly. (This case is a fortiori for the parties' respective products are not in competition with each other). If a trader cannot (when it is truly the case) say: "my goods are the same as Brand X (a famous registered mark) but half the price", I think there is a real danger that important areas of trade will not be open to proper competition. That is why I pointed out in the first judgment that this case was important. I said then:

[26] This raises a very important topic indeed. I observed at the outset of my judgment in O2 that, deep down, the question in that case involved the philosophy of how competitive the law allows European industry to be. The allowability or otherwise of comparison lists is another aspect of this. For it is not only smell-alike merchants who use that sort of list. One can think of many others who do the same sort of thing: a generic drug merchant for instance will need to tell his customers (and perhaps patients and doctors) that he is selling the generic (or perhaps his own brand) version of a drug well-known under a trade mark. For that purpose he will want and need to have a list of comparisons of well-known trade mark, generic name and (if any) his own brand name. And he will want to supply that list to his customers or at the very least use the information on it to say "this product is the generic version of X", X being the well-known brand. Or a dealer in print cartridges will maintain a list using the trade marks of the leading brands of printer, the various numbers used by those brands for cartridges for various models and his equivalent number – rather like the Stitch comparison lists here. Dealers in generic spare parts will maintain similar sorts of list. And so on.

[27] It is important to accept and appreciate that in all these cases the merchant who uses such a list does so to promote his product. So there is a kind of "free riding". Although that expression has crept into European Trade Mark law (see also Mango v Diknak [2005] ETMR 5 at [19]) it is, to me at least, subtly and dangerously emotive: it carries the unwritten message that it ought to be stopped. That is far from being necessarily so. The needs of proper competition and lawful free trade will involve an element at least of "free riding." The problem for trade mark law is where to draw the line between permissible and impermissible "free riding." Using the epithet does not solve the problem.

[28] It is also important to note here that there are different sorts of "free riding". There are cases of out-and-out counterfeiting. At the other extreme there are cases where, without deceiving or confusing anyone, the defendant is in competition with the trade mark owner and advertises fairly but comparatively. Then there are cases where although he gets some benefit from the fame of the trade mark, his actual activity is such that he is not in competition with the trade mark owner and does not impinge on his trade. This sort of case may, or may not, involve some adverse effect on the fame, distinctiveness or repute of the trade mark. To lump them altogether under the same name "free riding" confuses the debate.

17 . I do not resile from any of that. I regret that the ECJ in this case has not addressed the competition aspects of what it calls "riding on the coattails". The trouble with deprecatory metaphorical expressions such as this ("free-riding" is another), containing as they do clear disapproval of the defendants' trade as such, is that they do not provide clear rules by which a trader can know clearly what he can and cannot do”[39].

E’ poi inesatto che la C.G. abbia sancito espressamente che l’uso non conforme alla direttiva sulla pubblicità comparativa costituisca violazione di marchio con la sentenza 12.06.2008 , caso O2, C-533/06, §§ 45 e 51[40]. Qui la CG ha affrontato il tema dall’opposta visuale: <<di conseguenza, per conciliare la tutela dei marchi registrati e l’impiego della pubblicità comparativa, gli artt.5, nn. 1 e 2, della direttiva 89/104 e 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio registrato non può vietare l’uso da parte di un terzo in una pubblicità comparativa che soddisfa tutte le condizioni di liceità enunciate al detto art. 3 bis, n. 1, di un segno identico o simile al suo marchio>>. In altre parole, la C.G. dice che il diritto di marchio non può impedire un uso del segno da parte del terzo che sia rispettoso della direttiva sulla comparazione. Il che, però, è al limite dell’ovvio, pena una contraddizione dell’ordinamento giuridico con sé stesso e cioè il sorgere di un’antinomia[41]. Nemmeno è quindi esatto che la conformità alla disciplina settoriale sulla pubblicità comparativa impedisca solo un giudizio “prima facie” di violazione di marchio[42]: al contrario, in mancanza di fatti (elementi comunicazionali) ulteriori rispetto a quelli rientranti nel concetto di <pubblicità comparativa>, tale impedimento opera non solo “prima facie”, ma anche in sede di accertamento definitivo.

Nulla dice, invece, la predetta C.G. nella sentenza O2 sul caso opposto e cioè sul se il mancato rispetto della disciplina sulla comparazione costituisca ipso iure (una sorta di per se rule) violazione di marchio.

La scelta di inserire anche gli usi non distintivi nell’ambito dell’esclusiva, sebbene solo nel terzo tipo di conflitto (art. 20.1.c), cod. propr. ind.), va qualificata come attuazione parziale della possibilità offerta dall’art. 10 § 6, che lo permetteva per ogni tipo di conflitto. Visto che nel più sta il meno (come nel caso de quo), l’attuazione è corretta[43]. La differenza tra la disposizione italiana e quella europea, infatti, sta in ciò che la prima si applica solo ai marchi rinomati, mentre la seconda anche a quelli non rinomati: può dunque parlarsi di attuazione parziale della seconda da parte della prima. La tesi di questo a., secondo cui l’attuazione parziale sarebbe inammissibile, imponendo invece la dir. 2015/2436 una attuazione all or nothing, difetta di chiara base testuale[44] e risulta poco persuasiva: una così limitante condizione posta all’esercizio nazionale di questa facoltà (tutto o nulla) avrebbe dovuto essere espressa. Se l’armonizzazione voluta (l’esclusiva copre usi distintivi) permette la disarmonia producibile dalla fruizione completa (per tutti i marchi) della facoltà di disciplina diversa (esclusiva copre anche usi non distintivi), prevista dall’art. 10.6 dir. 2015/2436, a maggior ragione permetterà la minor disarmonia prodotta dalla fruizione solo parziale della facoltà medesima (solo per i marchi rinomati).

Il maggior dubbio, come anticipato, riguarda il primo tipo di conflitto (identici-identici: art. 20.1.a cod. propr. ind.; art. 10.2.a dir. 2015/2436) e precisamente la rilevanza in esso dei due aspetti, relativi: i) alla confondibilità, e ii) all’utilizzo da parte del terzo in funzione distintiva (soprattutto di quest’ultimo).

Circa il punto sub i), come sopra ricordato, la disposizione non menziona il rischio di confusione, il quale viene solitamente ritenuto escluso dalla fattispecie costitutiva della violazione[45]: e condivisibilmente, direi, atteso che il secondo conflitto lo prevede espressamente e che il terzo conflitto presenta una fattispecie costitutiva del tutto diversa.

Circa il punto sub ii), invece, la disposizione non menziona nemmeno la necessità che si tratti di uso distintivo (relativamente a prodotti o servizi propri, naturalmente, non del titolare del segno asseritamente violato[46]): per cui effettivamente potrebbe prima facie comprendere anche il caso della comparazione e delle c.d. tabelle di concordanza, in cui confusione non c’è (o non dovrebbe esserci nella realtà dei traffici). La giurisprudenza ha talora affermato che i tre tipi di conflitto (art. 5 n. 1-2 dir. 1989/104) riguardano un uso posteriore del terzo di tipo distintivo e che solo la disposizione facilitativa dell’art. 5 § 5 (quella che fa salve disposizioni nazionali in tal senso) riguarda l’uso non distintivo[47].

Proprio il fatto che la facoltatività dell’estensione agli usi non distintivi sia rimasta netta nel passaggio dalla dir. 1989/104 alla dir. 2008/95 e, poi, alla dir. 2015/2436, conferma a sufficienza che per l’eurolegislatore tali usi stanno fuori dall’area di armonizzazione. In altre parole l’area di armonizzazione, desumibile solo dalle disposizioni ad attuazione obbligatoria, riguarda i tre noti tipi di conflitto, nei quali (in tutti i quali) l’uso del terzo deve avvenire in funzione distintiva[48]. Ciò sia che si tratti di uso come marchio in senso stretto (o tradizionale) sia che si tratti di uso distintivo ma in modalità diversa (denominazione/ragione sociale, ditta, insegna, domain name..). A tanto inducono i) l’inserimento esplicito nell’esclusiva dell’uso <come nome commerciale o denominazione sociale> (art. 10.2.d, dir. 2015/2436); e ii) la modifica portata all’incipit della disciplina dei tre conflitti (oggi art. 10.2, dir. 2015/2436, prima parte) secondo cui il titolare ha diritot di vietare non più solo <di usare nel commercio: a) l’uso del segno …> ma <di usare nel commercio … qualsiasi segno che ..>.

Usi in funzione diversa da quella distintiva ricadranno per lo più nell’art. 21 cod. propr. ind. (art. 14 dir. 2015/2436) oppure, quando al di fuori di un contesto imprenditoriale, in disposizioni costituzionali (nazionali o europee) relative a determinate modalità dell’agere licere, come ad es. per il fondamentale diritto di parola e/o critica[49] (e/o di parodia, se distinto da esso)[50].

Ne segue, riprendendo quanto accennato sopra, che la comparazione tramite riproduzione di marchi altrui, anche se difforme dalla disciplina ad hoc, costituisce violazione di marchio non automaticamente ma solo se: i) integra le fattispecie astratte poste dalla disciplina dei tre tipi di conflitto; ii) e non integra quelle poste dagli usi leciti di cui all’art. 14.1 dir. 2015/2436 (soprattutto dagli usi refernziali di cui alla lettera c). Quest’ultima fattispecie non prevede più una generalizzata <necessità> dell’uso del marchio altrui, che invece è riservata solo alla <destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio>[51]; deve però sempre essere conforme alle <consuetudini di lealtà> imprenditoriali (art. 10.2 dir. 2015/2436). La dottrina ha giustamente valorizzato questa disposizione soprattutto per limitare l’altrimenti troppo vasta estensione della privativa in caso doppia identità (primo tipo di conflitto)[52].

Resta allora il dubbio sull’esistenza o meno del requisito dell’uso distintivo da parte del terzo nel primo tipo di conflitto: dubbio difficile da sciogliere. Come anticipato, la giurisprudenza ondeggia: alcuna è per la positiva, per cui l’uso comparativo o referenziale non vi rientrerebbe; altra è per la negativa, non pretendendolo e dunque facendo rientrare nel primo tipo di conflitto anche l’uso comparativo e/o referenziale .

Per ridurre il tasso di equivocità del discorso, bisogna prima concordare sul concetto di <uso distintivo>. Valorizzando l’originaria funzione del marchio come indicatore di provenienza aziendale (o meglio imprenditoriale) e in mancanza di confliggenti dati normativi, è corretto intendere l’<uso distintivo> come uso finalizzato a distinguere sé dai concorrenti e quindi ad indicare al mercato che il prodotto o servizio marcato proviene da sé e non da altri. Uso che può consistere sia nella marcatura tradizionale sul prodotto, sia nella comunicazione lato sensu pubblicitaria diversa da tale marcatura ma sempre rivolta ai consumatori (quindi anche come ditta, insegna, domain name, segno distintivo sui social network…)[53]. E’ corretto dunque intendere l’<uso distintivo> in tale significato ristretto, in quanto la distinzione dai concorrenti riguarda solo la provenienza aziendale/imprenditoriale (e non altre delle molte caratteristiche possibili della complessiva offerta commerciale). Accezione rispondente, del resto, alla disposizione relativa ai segni registrabili, art. 3.a, dir. 2015/2436: <<Sono suscettibili di costituire marchi d'impresa tutti i segni …, a condizione che tali segni siano adatti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;>>)[54].

Alla luce di questa premessa e del fatto che gli usi non distintivi sono menzionati solo nel terzo tipo di conflitto (art. 20.1.c cod. propr. ind.), come permesso dalla dir. 2015/2436 (art. 10.6), se ne dovrebbe dedurre che la disciplina dei primi due tipi di conflitto comprende solamente usi altrui di tipo distintivo, nel senso appena indicato[55]. Ne seguirebbe ulteriormente che gli usi genuinamente referenziali o comparativi, laddove mancasse confondibilità, non rientrerrebbero in alcuno dei primi due tipi di conflitto, ma eventualmente nel terzo (qualora non giustificabili ex art. 21 cod. propr. ind.). A ciò non osterebbe la vista regola, per cui la privativa comprende gli usi comparativi illeciti e cioè difformi dalla disciplina ad hoc per la comparazione: come ricordato, infatti, ciò è vero, ma solo <in conformità> alla disciplina positiva dei tre tipi di conflitto. Su quest’ultimo punto, allora, l’aspetto, che restarebbe oscuro, sarebbe quello della retta intepretazione del lemma <imitazione>, presente nella disciplina della comparazione, come sopra ricordato in nota[56].

In sintesi, pare di poter affermare che: i) i primi due tipi di conflitto presuppongono un uso a fini distintivi da parte del terzo; ii) il primo tipo di conflitto non richiede il rischio di confusione; iii) il terzo tipo di conflitto, laddove si applica anche ad usi non distintivi da parte del terzo per esplicita previsione, ha correttamente attuato l’art. 10.6 dir. 2015/2436; iv) la generalizzazione a tutti i marchi (rinomati o meno) del criterio di liceità degli usi non distintivi, costituito dalla ricorrenza/assenza dell’indebito vantaggio o dell’ingiustificato pregiudizio (art. 10.6 dir. 2015/2436)[57], seppur astrattamente sensato, non pare ammesso dalle disposizioni attuative nazionali.